Protéger sa marque efficacement : dépôt à l’INPI et TMCH

Il fût une époque où on s’imaginait que les noms de domaine .com, .net ou encore .org seraient les seules terminaisons envisageables pour les noms de domaines.

Très rapidement pourtant, de nouvelles extensions de noms de domaines sont apparues, que ce soit en référence aux identités nationales (avec les .fr, .be ou .us) ou à des domaines d’activité : .biz, .edu, .info, etc.

Aujourd’hui, par rapport à ses débuts, Internet est bien moins rigide dans son organisation. Il y a aujourd’hui des noms de domaine pour presque toutes les circonstances et situations. Et pour une entreprise, une telle réalité impose de prendre des mesures préventives.

Combien de fois n’a-t-on pas entendu parler d’entreprises qui sont forcées de racheter des noms de domaines à des prix exorbitants pour capter tout le trafic qui y échoue naturellement ?

Combien d’entreprises ne sont-elles pas obligées de trouver des formulations inventives pour leurs noms de domaines parce qu’elles ont manqué de proactivité ?

Avec des noms de domaines toujours plus variés, le risque de faire face à de telles situations décuple.

Il existe pourtant des solutions pratiques pour se prémunir dès le départ contre de tels problèmes et protéger sa marque sur Internet : le dépôt de marque à l’INPI et l’enregistrement à la TMCH.

Pourquoi déposer la marque : le rôle de l’INPI et de la TMCH

L’INPI ou Institut national de la Propriété Intellectuelle est l’organisation publique chargée d’assurer la protection de la propriété intellectuelle en France. C’est cette mission globale qui fait de l’institution le premier bouclier contre les usurpations de noms de domaines dont les entreprises peuvent être victimes. La marque fait partie de la propriété intellectuelle, et, à ce titre, toutes ses représentations doivent être protégées contre une exploitation abusive par les tiers. Le nom de domaine ne fait pas exception à cette règle.

C’est donc l’INPI qui reconnaît à une entreprise ou une autre, la propriété intellectuelle d’un nom, sigle ou autre signe et en assure la protection contre la contrefaçon. Ainsi, il ne sera pas possible pour une autre entreprise de créer un site pour proposer des produits ou services similaires aux vôtres, en utilisant un nom de domaine qui s’apparente ou ressemble au vôtre.

L’INPI est le « premier bouclier », mais il n’est pas le seul outil mis à votre disposition. La TMCH (Trademark Clearinghouse) est un service dont le but est de protéger les marques contre le parasitage. Le besoin s’en fait particulièrement sentir avec les noms de domaines de premier niveau (gTLD).

Mis en place par l’ICANN, l’institution internationale chargée de la gouvernance d’internet, ce mécanisme constitue la seconde protection majeure dont vous pouvez vous prévaloir. La protection de la TMCH ne peut être acquise que si votre marque a déjà été déposée dans le registre de l’INPI. En effet, c’est après consultation de la base de données de l’INPI que l’enregistrement à la TMCH peut se faire.

Le mécanisme de la TMCH permet aux marques de bénéficier d’une période prioritaire pour l’enregistrement de leurs noms de domaines dans les nouvelles extensions. C’est ce qu’on appelle la période « sunrise ». Pendant cette période d’au moins 30 jours, les entités listées dans la base de données TMCH auront donc la priorité pour la création de noms de domaines en rapport avec leur image de marque. Le second mécanisme est le signalement pendant 90 jours qui intervient lorsqu’une autre entreprise tente d’enregistrer un nom de domaine qui est présent dans TMCH. La marque préalablement enregistrée à la TMCH pourra donc s’y opposer ou laisser faire.

Comment effectuer le dépôt de sa marque à l’INPI ?

Le dépôt de marque à l’INPI se fait suivant une procédure précise. Il est conseillé de faire appel à un professionnel qualifié, idéalement un avocat, pour vous accompagner dans votre procédure de dépôt de marque. Au-delà des formulaires à remplir et des pièces justificatives à fournir, il faut connaître quelques détails pour bénéficier d’une protection optimale.

Le processus du dépôt de marque

La procédure commence avant le dépôt à proprement parler. En effet, il est recommandé de procéder à une « recherche d’antériorité préalable » de la marque. Il s’agit de savoir si une autre entreprise n’a pas déjà fait usage de cette marque, afin de ne pas soumettre une demande de dépôt qui sera systématiquement refusée. Il n’est pas toujours évident de mener cette recherche par soi-même et d’avoir la certitude de ne rien avoir manqué. Autant la confier, lorsque c’est possible à un professionnel du métier.

Lorsque cette recherche ne fait pas apparaitre de conflits potentiels, on peut procéder au dépôt en remplissant le formulaire de l’INPI. Ce dépôt peut désormais se faire en ligne. Dans ce formulaire, il faudra préciser les différentes classes (secteurs d’activité) dans lesquelles on compte déposer la marque, mais surtout, les ordonner selon la classification internationale consacrée. Il faut préciser que les frais de dépôts s’élèvent à 250 euros avec 3 classes prises en compte. Pour chaque classe additionnelle, il faudra compter 42€ de plus.

Le dépôt de marque peut être fait par une personne physique, une personne morale, un professionnel mandaté ou tout autre personne tiers. Il faudra cependant que le mandaté soit muni d’un pouvoir. Le dossier de dépôt devra donc comprendre :

–          Le formulaire dûment rempli ;

–          Le pouvoir en cas de dépôt par un tiers ;

–          Le bordereau de paiement

Après l’expiration d’un délai de six semaines environ, le projet de dépôt est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle. À compter de cette publication, le délai d’opposition légal commence à courir. C’est pendant ce délai de deux mois que toute entreprise ou personne désireuse de contester ce dépôt de marque devra se manifester. Trois mois après l’expiration de ce nouveau délai, la marque pourra être effectivement enregistrée et vous recevrez un certificat d’enregistrement attestant du dépôt de la marque. Ainsi, il s’écoule 5 mois au minimum entre la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle et l’enregistrement.

Les bons réflexes à avoir :

• Déposer plusieurs versions de sa propre marque

Les entreprises sont nombreuses à changer au fil des années. Votre entreprise n’échappera certainement pas à cette règle. D’où l’intérêt de déposer autant de versions que possible de votre marque afin de se préparer à de tels changements de nom ou de logo. Cette précaution permet aussi de bloquer certaines marques déposées semblables à la vôtre, mais qui pourraient tout de même être reconnues comme étant assez distinctives et autorisées par l’INPI.

• Anticiper et prévoir

Dans le projet de dépôt de marque, il est demandé au déposant de lister les activités, produits et services qui seront associés à la marque. Il ne suffit pas de lister les produits que vous commercialisez ou les activités que vous menez au moment du dépôt de la marque. Il est impératif d’avoir une attitude proactive et de lister tous les produits et services que l’entreprise pourrait être conduite à proposer dans le futur.

Il faut savoir qu’une fois la marque déposée, elle devient une entité rigide. On n’y ajoute pas de nouveaux produits ou services. Une telle démarche nécessitera de faire un tout nouveau dépôt. Faire preuve de prévoyance vous évitera donc bien des problèmes…